[08-20-2020] 【帮你问律师】专利诉讼到底是怎么一回事儿?初创公司应该在什么什么阶段申请专利注册?#申请专利保护前需要做那些准备工作?专利保护与商业秘密的区别
发表于 08-20-2020
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语音转文字 - 机翻:叶律师你好,我想请问你一个问题,我们基本上现在也是一家初创的公司,我们也希望做一些,因为我们也做了一些研发,我们希望做一些专利上面的,比如说申请来保护我们的产权,但是我也不清楚到底是什么阶段的情况下,我们该申请这个专利,现在是不是一个合适的阶段,通常我们给的建议或者说我们观察到的例子来说,初创企业通常在第一轮左右的时候,做这么一个开始有规律的做知识产权保护的工作,为什么说是b轮中间有很多原因,也跟每个公司它具体的情况有关,总体上来说是b轮左右的时候,投资人会比较注意投资方投资对象是否有知识产权保护,对应的有资源,有投资人的需求,资源有相应的预算。然后企业内部也开始意识到了知识产权保护或者说可能的侵权会对公司未来的走向,或者说融资的融资方向上有一些比较重大的影响。所以b轮是一个比较重要的节点,比如说我申请一个专利,通常对于一个科技公司做软件的来说,或者是做硬件的来说,它一个专利申请下去,这个时间或者成本上有没有一个类似的估计,还是说各个情况会差别会达到很大的情况?有,我们只能是谈均值,我以前待的几个律所的他们的有过一个内部的统计,基本上从提交如果是一般情况不考虑加速情况的话,从提交到授权基本上需要40个月,美国三年多的时间,对于现在硅谷一些fast track,快速的早期的萨拉普来说就可能太久,知识产权保护是要及早的考虑。但是回到刚才的问题,可能在b轮之前,第一个是没有资金,另外一个是公司其实对自己有哪些知识产权都不是太清楚,就想想说我们是一个软件开发的公司,我们到底是考核算法,还是要保护代码,还是要把这些我们所谓的知识产权用商业机密的形式来保护,还是要用以专利的形式来保护?这公司在早期可能自己都没有想好。对。对吧?他可能公司都没有一个法务就不去提了,可能都没有一个专属的知识产权律师在帮忙。种种的人力资源上的因素也制约了公司在早期没有精力成本来预算来做这个事情。但是我一直跟我们早期的客户就有提到一点,可能在天使文总资文这个阶段,我们不需要去大量的申请 IP保护IP,但是有一点在早期是非常重要的,是要确定这个公司的核心技术有没有侵犯别人的专利,你要保护自己的是一回事,但是在这之前你要确定自己有没有踩在别人的专利的范围上,如果是的话,你的企业的方向或者说你的引以为核心的技术从一开始就应该有所调整,不然的话你在一条错误的路上越走越远,只能是最后的结果。一倍大公司高叶律师我想追问一个问题,是因为我们确实也明白,我们作为一个初创企业,如果踩在了别人的专利上或者是别人的商业机密上,往下发展,这肯定是一个很不好的事情。一我怎么知道就是说我做什么事情会踩在别人的专利上,因为你知道我作为初创企业,我连保护自己的知识产权或者从什么方向去想它,我都不是很清楚。我又怎么确定我有没有踩在一些大公司或者是其他公司的专利上。第二个是我也想问问就是说有没有一个例子,比如说有初创公司踩在了别人的专利上,这样我也可以看看它是发生了什么样的情况,导致它可能踩在了别人的专利上,对一第一个是我们在业内我们做这个叫做 freedom to operate analysis。他的freedom operator意思就是说我们在工业的领域或者细分的市场有没有 freedom是operate你的idea,你的practice。On your English。这种情况下我们通常要做两件事情,第一件事情是根据你们核心的技术去检索世界跟这个世界范围内目前已经有的专利。检索的结果可能有几百个几十个或者十几个,好运气好一点几个,然后我们把你们的产品或者说你们的技术跟他们的进行比对,然后来确定说你们有没有侵犯别人的专利。这个过程大概初期一般的收费大概是2万3万的样子,虽然它不是很多,但是对总自然天使轮的公司来公司来说,也是有可能是一个比较大的支出,但是我一直觉得这笔预算是很难去审。第二个问题是说有没有这样的例子说这个是才能这太多了。它的每年都太多,然后有一些是谷歌的,有一些是Microsoft,但是他对一些初创的企业可能并不是那么的友好,也在2012年或者到2014年那个阶段,大概在法律界一直讨论过,我说我们的专利体制到底是要为了要保护什么样的创新,实际上这些大的公司越来越大,还是保护初创型企业小小公司的这些萌芽,这当然是有很大的底倍,但是从实际操作来说,我们还是要强调说能在早期有一个基本的概念,说我到底在市场业界有没有踩到别人的专利,或有没有侵犯别人的专利,如果有我们怎样调整,如果没有,那么接下来我们要怎么样保护?这其实就是一个如果把它想成一种圈地运动还蛮好理解就是说这里有一块田野,你也不知道这个地被谁占了,你要想去占一块地,你要想去占一块地的前提是你要确定这块地是不是别人,但我这地方可能有一些理解的误区,但我至少听到过这么一个传闻,就是一个软件是很难去申请专利的,所以对软件的创新才能这么的源源不断的进行。比如说我举个例子,谷歌它的成名的制作就是它的搜索引擎对吧?我相信他一定对它的搜索引擎进行了某些专利上的保护,当然我自己确实是没有查询过,可是这个也不妨碍我们现在再去开发一些搜搜索引擎的这个技术从来也没有听说过谷歌去告过。后来的比如说微软或者雅虎,甚至是现在最近还比较流行的大哥大哥哥,他的一个卖点就是谷歌侵犯人的隐私,我们不侵犯人的隐私,我们做一个不侵犯人隐私的搜索引擎,如果搜索引擎本身这个技术能作为一个专利被谷歌申请的话, decade Google或者是后面发展这些搜索引擎的公司,显然就会陷入到专利的战争之中。所以我在想比如说对于一个谷歌它开发的搜索引擎来讲,它是不是不能拿搜索引擎本身作为一个专利的申请,或者是作为我们一个初创公司来讲,我们有什么办法,比如我也想做搜索引擎,但我又能规避掉谷歌搜索引擎,他如果有的话这个方面的专利,我们就拿一个大家通俗点的例子来举例,这个问题非常好,我马上给你看能不能需要一些我的输赢,对,这个是我们以前做的一个PPT,他正好是讲到谷歌的核心专利,它的核心专利是数据库的一个一个节点的排序。当时谷歌的市值跟现在肯定不一样,但是我就给你看一下他的核心算法中的核心的特征,是注册成了专利,你说为什么谷歌谷歌没有去告或者说没有去 enforce他的专利的,因为你也不知道,我们从外界只能知道他没有这么一个诉讼,但是他们之间有没有授权,我们是不知道第三方的其他的搜索引擎的开发商可能早就从谷歌那里拿了付了授权费之后,拿了他的软件的授专利的授权。还有一个例子是 Android你知道Android系统都是 Google开发的,每年Google都因为Android这个系统付给微软大笔的授权费。因为安卓的系统大量基于微软之前的专利,我有一个问题了,他比如像谷歌搜索引擎的专利,就像叶律师你放在我们是s green上的,这个东西是一个内部运营才会遇到的问题,比如说举个例子,一个技术特点它申请成了专利,可是我网站显示出来的状态就是外部的人是很难看到我内部使用了什么样的技术,谷歌是怎么知道我有没有用它的专利品,韦某和乌贝尔之间不是曾经报出来过一个专利的诉讼,就有一个员工拿了谷歌的技术,然后到5本上去运用了对吧?他之所以会暴露,是因为员工一不小心发了一份邮件回他的老东家,好像是把这个里面的技术细节给报出来了,如果不曝光的话,初创企业是不是就会被免于专利的诉讼,比如说一不小心我们可能跟某个专利就巧合了就重合了,可是对方也不知道我们是使用了这项技术,因为我们自己也从来不会披露,我们也不是故意的,你这里涉及到两个概念,一个概念叫做专利侵权的,这太可不累退,就是说我作为原告我怎么能怎么能知道对吧?就涉及到另外一个问题就是说我们作为一个公司什么时候要去申请专利,对于有些我们根本就无法检测到侵侵权行为,我的建议是根本没有必要去申请专利。但是我刚才通过你的问题,我又感觉到你有一个confusion的地方,是你把 tracy会跟专利搞混了,穿衣服就是我们讲的商业机密,而专利是我们讲的pattern,对吧?对。微博那个案子主要是trace secret trace secret跟专利的区别,那么从头讲一下这专利怎么回事。专利根子上讲就是说我作为一个社会,为了要促进创新,我鼓励大家把自己的发明拿出来给大家用,对吧?每个人都可以用。所以专利的前提是你要把你的发明公开给整个社会,别人如果作为政府,我不能白从你那里拿你的发明对吧?这样大家都不去做这件事情了。但是作为政府我给你一段时间,你是可以独享这个市场,比如说这就是专利的年限,20年从其从提交开始算,20年说20年之内只有你自己一个人可以做使用这个技术,因为这是你发明的。如果别人要来使用你的技术,他要么我向你付授权费,拿到你的授权,如果不富你可以告诉他,这是作为政府的一个trade,就是我从那里你哪里拿到我,你哪里拿到了你的发明,我给你一段时间的monopoly,吹c个不一样,吹c个是不需要公开的。所以我所有的东西我都不公开,但是别人如果要来偷的话,你是侵犯我的商业机密,你不能偷回到我们的现实生活中,最大的区别就是reverse engineering。就反向工程如果是说如果你有专利了,对吧?有一个专利别人是自主研发的,对,别人自主研发完全没有抄你的,完全没有看,完全不知道你的存在。他自主研发出来的东西跟你一模一样,但是你有专利,他一样侵权。那么这个和你去偷来的,比如说委托代理人之间的性质不一样,如果你没有神经元,你所有的东西都没有公开过,以商业机密的形式去保护它,别人在那里自主研发也好,怎么样也好,做出来的事情跟你一模一样,你没有权利,因为他没有去偷他,我欠你的知识产权的商业机密,商业机密侵权的一个前提是有盗窃的行为,对吧?我们这个代码库全是自己做的,然后从来没有参考过别人的东西,如果别人没有申请专利,操作的方案对吧?如果申请专利了,你们就有问题了,这也是为什么我说那你在创协在最早的时候就要去考虑说我有没有侵犯别人专利的,第一步是要去检索这个世界上有没有别人已经公开了这个专利,这个部分公开的东西我们是查得到的,如果他们没有公开的话,对不起,我自己做出来的东西我就可以用,所以Google的话它公开的它的算法节点排序,别人当然可以用,别人用的前提是他只要交费就可以了,但是如果我们对他的算法的排序,比如做一些细微的调整,让他跟他原有的东西不是完全一致的话,是不是也可以避过去?可以,这就涉及到一个侵不侵权的概念,侵权的概念是怎么样来判断?这里我们看到权利要求对吧?这个叫做claim。你看这段话里边有第一科研保护区看到它有三个要素,一 obtaining assigning。如果你的算法,这三样都在你的算法里面找得到的话,你就能侵权,你就是侵权了。所以如果你在他的基础往上加东西,不管你加多少,只要有这三样东西在你的算法里边,你还是侵权,但是你可以减说我的算法比他精简,我不需要用到第一个,我不参与你一大串东西,我就不清楚。在它的基础上加新的功能是侵权的,可是你只用到了这个东西是比如说我少了一条我就不侵权了吗?还是说我只要碰到一条我就清楚了,对,如果这三条都在你的产品里面,都是你的算法去找得到的话,你就侵权了。如果没有银行就说我只有他们两条,我不是都有他就你们就不侵权。如果我当时在学校的时候,其实因为谷歌的算法还是很出名的,我在学校的时候,作为一个科研的项目,曾经也开发过这种内部使用的搜索引擎,但是因为没有商业利益,所以谷歌也不会来来找我的麻烦,他甚至也根本不知道我的存在,这个是有这又火又有两两个概念,你侵不侵权跟你值不值得告是两回事。对。对吧?你告诉你一个学生或者是一个大学又有什么好处,对吧?对的。对吧?就是没有好处的事情,他不去做,但至少在专利方面他不去做这个事情。也说我桌上也是侵权的,但是这是专利范畴,但是你要说到一个教育目的,以教育为目的的,你就落到另外一个概念叫做copyright infringement。在版权侵权的世界里边,有一个东西叫做菲尔里斯,就是说以教育为目的,非盈利性可能在落到在我们分析是否版权侵权的情况下会有。但在专利情况下,教育为目的不是一个抗辩的理由,比如说我也做了一个搜索引擎,可是我内部的算法其实别人是不知道的,我可能按照谷歌的刚才提出来的专利的方式,比如说分配了一些分数到每个document里面去怎么样,这个是一个很有名的算法,对吧?可是完全可以有一个不同的途径做到这么一个东西,可是外部显示出来是一模一样的。所以我也觉得说非常奇怪的一点,谷歌除非能够派人打入到我们内部,否则他怎么知道我们是在用这一套算法,第一个问题问的其实是说涉及到一个Discovery的process,就是说我们在专利侵权的时候,他会有一个阶段是说法庭允许对方开始取证,取证这个范围就非常大,取证的范围有可能是你公司服务器上的所有数据,如果法庭允许对方调取这样的证据的话,你后台不管是什么代码他们都看得到,所以这个东西是法庭有的时候会允许你打开自己家的代码库,让对方来进行调查,对对方先要满足他们的举证责任,他们的举证责任也许是说你就同样一个搜索引擎,也许是你用不同的算法也许能达到不同的类似的效果。对。如果是太相似了,或者是把关键词搜索出来,前1万个搜索结果跟我们是完全一模一样的。法庭就会说他举证相当有分量对吧?有可能你后台的算法是完全一样的,法庭给他们这么一个举证的范围也很正常,所以这个是法官有自己的决定权,这个地方就是说以他的常识或者以他的判断来,就是说不应该打开。我的第二个问题也是我的最后一个问题,就是我如果说我们作为一个软件公司,将来要去申请专利比如说,我融到了b轮的投资,应该是去做专利的,通常是去保护我软件的哪些方面这个问题。非常好的是假设你们在b轮以后了,我要回到刚才 Google的例子,你看它保护的是什么?是一个method,你看它保护的只是一个方法,然后这个方法有三个步骤,甚至这三个步骤都是没有先后顺序的,虽然没有先后顺序会有一点奇怪,但他并没有限制说这是有一个先后顺序。它一个这个方法有三个步骤的方法,是非常 general非常broad的一个protection。你不管用什么样的代码,只要实现了这三个步骤都是侵权的,对于软件公司来说它最重要的他不是说界面也好,界面我们叫界面,其实是另外一块戒面,它是用它是以design application来实现的,而不是以发明,而不是以有特殊条件来实现的。见面可以以后再考虑。但是最重要的是在初期就把自己算法的主要的步骤先保护起来,明白了,谢谢叶律师今天对我们的讲解。
叶俊 律师
@GETECH Law LLC
叶俊律师毕业于中国科学技术大学少年班电子工程专业。本科毕业之后在国内作为工程师工作多年。技术领域涉及半导体电路,太阳能电池,激光产业等。2012年他在美国专利法排名前10的富兰克林皮尔斯法学院取得法学博士学位并开始在美国华盛顿特区执业。在专利申请和管理方面,叶俊律师有着丰富的经验,并擅长在跨国领域与不同国家的政府主管机构为客户交涉。迄今为止,叶俊律师曾经负责起草过高智,高通,万事达卡,三菱电机,寒武纪等世界著名公司的专利。相关技术领域包括通信系统(UMTS, 4G LTE, 5G)、商业模式、电动车辆、汽车、虚拟现实/增强现实光学设备、汽车、NFC系统、RFID系统、无线电科技、机械装置等等。尤其在通信系统方面,叶俊律师曾经为高通公司撰写过数百个专利申请,包括了4G和5G无线通信系统的标准必要专利(Standard Essential Patents)。 在专利诉讼方面,叶俊律师代表了众多中国出海企业。不论是司法途径还是其他争端争议解决途径,叶俊律师都成功的维护了中国出海企业在美国的各方面利益,在中国企业不熟悉美国法律的时候,最大程度的保护了中国企业的知识产权。 叶俊律师在跨境投资交易方面亦有着丰富的经验,包括帮助美国的初创企业进行股权架构设计和知识产权管理和帮助中国的投资方进行融资交易结构设计和起草各类法律合同。同时他也帮助投资方和初创企业找到更好的对接方,进而更加迅速的成长。 在其他法律方面,叶俊律师还参与过美国商务部的反倾销调查和帮助被FBI诬陷的旅美科学家(陈霞芬和郗小星)进行诉讼。