[09-22-2020] 【专利侵权】美国专利侵权诉讼哪些人可以作为原告?
发表于 09-22-2020
专利侵权
独家许可
非独家许可
语音转文字 - 机翻:今天我想给大家讲一下有关美国专利侵权诉讼作为原告有一些怎么样的考虑因素。那么很多初创企业大家也知道它在出开出的时候可能就有一些专利作为储备,但是企业发展的过程中可能会发现其他人有侵权,他的专利在这些公司能想提出专利侵权以前,我们有哪些考虑因素?主要因素有以下几点,第一点在发出起诉以前,作为原告你必须要能确认你是谁能作为原告?这么有以下几种形式,第一种当然就是说是你如果是专利权人那是最好的。比如说你是个人,你就是个发明人,那么你作为发明人可以作为原告。那么第二种形式,有些时候发明人他是为一个公司来工作的,那么他在发明以后就把这个专利已经给到了公司,那么在这种情况下,发明人本身他就不能来作为原告了,那就必须钥匙拿到这个与专利的公司做来,可以作为原告。那么第三种形式就说是许可,因为很多初创公司他在一开始的时候他资金有限,他会把一些专利许可给其他人来做,应作为交换的来拿到一定的启动资金。那么在这种情况下,要叫许可人也有可能需要加进来作为原告的一部分,么被许可人是否要作为原告的一部分,会根据哪种许可情况而定?有两种许可方式,第一种是独家许可,我们叫 license,那么如果是独家许可的话,那就说明被许可方它本身已经拥有了专利的非常大的权利。所以说独家许可方它本身就是可以单独的来作为原告提出专利起诉的。那么还有一种许可,专利许可它叫是非独家许可叫non license。这个的意思就是说是作为专利权人,它可以把一个专利许可给多家,那么在这种情况下,非独家许可的被许可方它是不能作为独自作为原告的,所以说它必须要和专利权人加在一起,才能作为原告本身。好了,那么确定了谁是专利的所有人,作为原告以后,这是第一步。第二步就是要做一些事实的调查,我们叫做rule11investigation。事实调查的最主要部分就是要把专利和你认为的侵权产品进行对比,我们就叫侵权对比。侵权对比是怎么做?其实很简单,主要就是把你专利中的这些全要一条条的去和你认为的侵权产品去进行比对,如果你的专利权要每一个都在侵权的产品中体现出来,那么侵权对比就成功了,那么侵权的可能性也就比较大。那么有一点想提醒一下,根据专利的不同,侵权对比可能性也有不同,比如说一些外观专利,那么它的侵权对比就比较简单,它就只要把这个产品本身外观看一下进行对比就可以了。但是有些专利它是比如说像这个是半导体专利,那么这样的话你可能要把侵权产品买来以后把它拆开,进行内部研究,然后进行竞争对比。所以说根据专利的不同,你侵权对比的投入和时间也有可能不同。那么做了以上这两点精确是精确对比和确定专利权人以后,第三步作为原告就是选你的代理律师了。那么第一点,当然你选代理律师的时候,我要选有专利侵权诉讼经验的第二点,那么还是要看就说是你在哪里去提起起诉起诉,美国有50个州,每个州的州法院都可以接受专利侵权,很多时候,但是每个周都会有一个管辖权的要求,也就是说如果在哪个周起诉的话,周必须要对你起诉的被告有管辖权。这个意思也就是说被告必须要在你起诉中有充分的连接作用,那么这样的话你的法院才会对被告有管辖权。
徐亮 律师
@Rimon PC
美国Rimon IP合伙人。立足华盛顿特区,频繁往返于中美之间,徐律师为他的客户特别是中国企业,在最重要的知识产权事务 中,提供指导、协助并解决问题。基于他深厚的专业技术背景,高超的法务技巧,对客户的需求及风险的深刻理解,且与亚洲(中国)各社区长期良好的联系,徐律师在 2015—2018 年都当选为华盛顿特区杰出律师 “新星”。徐律师对于国际贸易委员会(ITC)知识产权诉讼的 337 调查,美国联邦地区法院(德州东部地方法院、 特拉华州地方法院和加州北部地方法院)前知识产权诉讼有着广泛的经验。徐律师也经常帮助客户在美国专利局前进行专利无效的诉讼。徐律师还为国内外客户提供深入的知识产权咨询服务,包括专利和商标组合管 理、知识产权许可、技术转让。除了纯粹的知识产权业务以外,徐律师的工作也包含知识产权与反垄断/不正当竞争交合,比如标准基本专利相关的业务。徐律师的工作经历涵盖了许多不同行业,有高科技(计算机软硬件、互联网相关技术、半导体、电子回 路设计等),金融科技(银行业及金融产业),以及数字化制药和医疗器械领域。在从事法律行业之前,徐律师作为软件设计师、技术经理和高级软件工程师,在无线电及软件行业以及 政府 IT 领域工作。徐律师对移动通讯桌面系统如 iOS、安卓、视窗移动 OS、黑莓 OS(RIM)以及 Palm OS 系 统方面非常熟悉并有很丰富的实操经验。同时他对编程语言诸如 C++,JAVA C++,C 以及多种网络应用框架 技术非常了解。教育背景乔治.华盛顿大学 法律博士马里兰大学 计算机科学 理学硕士复旦大学 计算机科学 理学学士过往职业经历伟凯律师事务所执业及出庭资格哥伦比亚特区弗吉尼亚州德州东区 美国地方法院美国联邦巡回法院上诉法庭语言英语中文普通话