[09-02-2020] 【帮你问律师】有形产品进入美国之前在专利方面应做什么准备?如何判断产品专利侵权?怎样避免侵犯他人的知识产权?被发现专利侵权的后果?
发表于 09-02-2020
专利侵权
知识产权
语音转文字 - 机翻:大家好,这里是一分钟美国法律帮你问律师系列,我们今天邀请到了资深的知识产权律师叶俊律师,我是胖子。叶律师你好,我们上一期聊到了软件专利申请的一些问题,有不少的用户向我们提了一些,如果硬件方面做一些申请,尤其是涉及到出海企业到美国的硬件的专利申请的问题,不知道叶俊律师有没有这方面的经验给我们聊一聊呢?有什么值得要注意的点呢?可以。我的理解就是说这里的硬件的产品不仅仅是说我们电子制造或者说是半导体制造这一块,与软件相对的硬件概念,我相信他们想问的是可触摸或者说就是我的products在进入美国之前要做哪些准备?这个方面的产品的专利保护,我们在我们律师也做过很多了。首先我们要从两个角度来看,第一,因为它是有有外观的,它是长久,它第一个是我们要考虑它的外观是不是知识产权的一部分,是不是值得保护的。以往在亚马逊的客户中有各种各样的跨境电商,从中国出口产品到美国做这样的行为,但是也碰到过很多专利纠纷。他的问题第一是就像我刚才说的,我们对第一个是看他的外观,很多产品是有外观他的设计在里面,在美国叫做design pattern applications。The design patterns是在美国怎么受怎样的保护,比如说一些显而易见的玩具、家具、儿童的餐盘,比如说健身器材,它的外形都有可能是设计人员很多时间的努力来达到对于商家来说最好的最理想的外观。所以进在进入美国之前是要考虑有没有必要在美国保护我们的外型。另一个角度就是从产品的功能来考虑,从这个角度来考虑的话,美国的专利保护叫做发明专利就是 utility patent application。这种情况下,我们保护的与外观是专利申请不同的是外观上专利申请我们只要提供图,大部分的集中在图上,但很少,文字的细节相当相对来说比较少,就一页或者两页。但是他图就基本上要有6个角度的视图,六视图,上下左右前后加上一个透视图,至少这有7个图了才能比较全面地描述产品的外观。跟外观是不同的,是 utility排场application,它描述的是这个这个产品的功能或者它是怎么运作的,甚至它可以用来保护生产这种产品的一种方法,或者说某个药物的处分等等,我们把这个词回到最早的IP的定义叫做intellectual property,所有有智力劳动的成果都应该是可以保护的。所以总结一句话,就是说从中国出口产品到美国了,当这些产品是可触摸的有外观的这些实体的产品的时候,我们要考虑是不是要好。在美国申请外观专利或者说是发明专利来保护跨境电商的产品。对,这里其实有一个非常我跟他们也经常做一些聊天,这里也有一个非常有趣的模式。通常美国在发明这些,比如说包括咱们玩具也好,这些经常在亚马逊上能够看到的这些东西也好,通常是有一个美国的厂家,比如说请国内的工厂代工,然后做了长期的生产,然后也美国的这边有品牌的价值,然后国内的一些生产的厂家帮他们生产。但是时间一久之后,你也知道就是说国内的咱们的部分厂家也是不甘于为他人做嫁衣裳,他慢慢也要想要打造自己的品牌,到美国的地方来售卖。他现在所掌握的一些技能,就是原先美国的品牌的这些生产的技术,包括外观的样式的设计,他都非常清楚。他如果自己只做,它不能把跟做的跟原先是一模一样的吗?这样一定是我相信美国的品牌商肯定是已经申请了很强的专利来保护它。能够让他自己生产出有品牌价值的产品在美国售卖,他一定要对这些样式做一些适当的修改。我们从专利保护的角度或者从专利法的角度来讲,他大概要修改到一个什么样的程度,能够有效地规避专利间的诉讼,不知道叶律师有没有这方面的一个建议。这其中有两个层面的问题,刚才我们一直谈的是跨境电商在美国售卖产品之前是要是不是是要如何保护自己的知识产权?对吧?现在这个问题绕到了另一个角度,它另一个层面,他的问题其实是说怎样避免侵犯他人知识产权,对两个不同的概念,即使你自己的产品有专利保护,也不能绝对的说你没有侵犯别人的权利,这是两个完全在某种程度上完全不搭界的一个两个问题,这个地方我有疑问,什么叫做你已经对自己的产品进行了专利的保护,但又会对他人形成一个侵权的,如果已经形成侵权,当时怎么会通过这个专利?对,我举个例子,我们就最基本的椅子来举个例子,就大概是所有的专利法,教授可能都会讲到的一个例子就是说以前假如说第一个人发明椅子的人,发明了一个原版对吧?你比如下面有三条腿,这椅子或者这只是一个凳子,他没有靠背的,他就说我发明了一个原版三条腿这么一个凳子,然后他就申请专利保护了。专利的内容是什么?三条腿加一个凳面,对吧?我们这时候他把设计发给中国厂家,帮他带人,中国想要不甘寂寞,想要说做出一些与众不同的成就,对吧?然后他说凳子不太好,我们有一个改进的空间,于是我们把凳子椅面上加了一个椅背,所以他又去他说这是我们的新产品对吧?我们现在有一个新产品是椅子,我们可以把它叫做椅子,与凳子不同的时候,我们有一个被对,但是判断是否产品是否侵权的标准是说你产品中有没有包括以前他人发明专利中的元素,以前他前人的发明申请中发明专利中的元素是什么?三条腿加一个一遍,在不在你现在产品里面?对的。对吧?所以你这就造成了侵权,你如何绕开对方的凳子专利,你要把你要确保他的三条腿和一个正面不在你的产品的你如果有本事把它剪成两条腿依然站得住,你就不清楚了,有没有可能把它再增加1条腿变成4条腿,再增加一条腿变成4条腿,你还是有3条腿在里面跟一个一面的,所以说还是跟我们上期讲的有点像,跟软件的专利申请一致,就是说减少他的feature,可以。但是你在他现有的feature上增加新的特征,那就不行。还是涉及到解决,不一定是减少,比如说三条腿他有三条,他也许说得很很明确,三条木腿,对吧?我把其中的木腿换成一条钢制的弹簧,或者三条腿全换成弹簧,依然能够站得住的话,我也是不侵犯他们这里的。所以你刚才问我说要做到什么样的程度才可以不侵犯他们的权利,要做到你的产品里面不包括对方的专利中的元素,至少有一点是不在你这边,能找到找在你的产品里面找不到的。这是我刚才说的两个角度,其中的发明专利对于外观专利侵权的判断标准就很简单,ordinary observer一般观察者的 test,就是说 test是说怎么来判断外观专利侵权呢?就从一般人的角度出发,觉得这两个东西长得会长得像不像?对,如果一般人甚至说我们这里不能用一般消费者,一般人一般观察者觉得这两个东西长得非常像的话,造成外国人进去。这地方我就有一个小疑问,最近我们疫情期间非常蒙,我们都躲在家里,所以我闲的无聊,我又去买了一个用煤炭做的那种小烤炉,就是里面放点碳进去,然后点火是吧?然后就烤肉吃,因为都在后院,然后我就到home depot上去搜烤肉孺子对吧?煤炭的烤肉自当我发现基本上除了品牌不一样之外,大概十几种品牌都是这么一个圆圆的,然后一个铁架子弄到上面可以放肉,对吧?下面放碳,然后基本上通风口设计也是基本上大差不差的。从不要说从专业的观察者角度来讲,我一个普通消费者我都觉得我无法通过外观来进行我的选择,我基本上通过评价或者是通过谁的口碑更好,价格更合适来进行选择。难道他们之间的专利不冲突吗?这里有一点有很多种可能性,一种可能是专利过期了,专利是有保护期限是吧?所以它保护期限一旦到了是不能延长的吗?不能延长。为什么他们说以前我有听说过迪士尼的各种什么,不好意思,我的理解错误,对好的专利是不能延期的,其他的因素,其他的一些可能是达成和解了。迪斯尼这个故事我们可以单独开一堂讲座,迪斯尼它的它的力量已经大到可以左右立法,我们可以下期再讲讲就是你版权的保护,我们接着讲回烤炉,他的专利过期了是吧?是吧?另外一个可能是说什么?当时发明烤炉外观专利的发明人,收了每家厂商都给他贡献授权费用,大家都花钱去买他的考虑的专利的使用费不用确认,这就一样。这就像手机一样,高通发明了无线芯片对吧?他做了很多改进,做了很多设计,然后大家要去买它芯片的时候,怎么样能够交授权费?如果说这种时候假设专利也没过期,我也不打算给他交授权费,我只是改变通风口的形状或者是把手的形状,但是我外面圆的盖子中间还都在的话也不行,对吧?就看到最初发明专利里边它的一个东西叫做claims,它是怎么撰写的?这claim里面如果完全没有提到痛风口的形状,你怎么改成改投,跟它专利的保护范围都没有关系。为什么?这地方就很好奇了,假设我是当年第一个发明烤炉的人,我就不应该把通风口写进去,因为我把它写进去了,不就是自己给自己挖坑,他们就改个通风口,不筛检的。撰写专利申请的时候的一个或者说一种技巧,或者说一种规范,他我们撰写专利申请的全要的时候,通常是把最重要的东西放在第一个,怎么都绕不过去的,你总得有个盖对吧?对,你总得有个网吧或者有个架子来放肉,对架子放肉,你这个对吧就跟篝火上一个火堆烤肉有什么区别?对这一部分铁架肯定是最重要的一部分。确实是第一个全要了一遍。然后在第二第三第4个我再往上加不同的特征或者说产品的细节,比如说我可以描述在第二个里面,我可以描述这个考我们的形状,对吧?上次能不能这么干,就是我在想他如果连考网的形状都不描述,就是从那个角度来说,如果我有一个考网,管你什么形状,这样是不是通不过专利局的申请,因为你太general了,这个是否通过 bean general不是错,从来没有哪条专利法说你太真了,我不给你过的。这个问题是说它有两个判断的标准,第一个标准是说你的假如说你只说了一个考我,别人在之前的所有的公开文献里面有没有提到过考我,不管他是什么形状,对吧?如果有前人已经提到过考网这个概念,不管它是什么形状,因为你没有说你具体的形状,你这专利首先就可能无效了,你就没办法申请了,因为这不是你发明的,至少你没有像没有办法向专利局证明这是一方面,因为前任已经提到过好,对吧?如果说你发明一种特殊形状的考核,我们前人都没有提到过的话,这个专利就会瘦了,是可能会收取。第二个问题是说他是不是显然的,比如说以前有人提出过一个铁架烤架的谣传,穿那种横的平行的家对吧?然后我现在有平行的好不好?把它做成识字的。专利局说虽然对吧,有可能专利局会说,虽然十十字的考价从来没有人出现,从来没出现过,但是他是非常显然的一个改变。对。从这个角度上也不一定能授权,所以有很多的躯体在里面。再倒回到我们刚才讲的,如果国内的代工厂家想要形成一个新的品牌出口产品到美国来,是不是就意味着他们对原有产品的因为他们一定会稍微研习一些之前代工的产品的思路,咱们不能说抄袭,但他一定会沿袭这么一个思路在里面。是不是他们做改变,为了将来能够顺利的卖到其他地方去之前,应该就请专利律师做一个调研,就是说看一看就是改变到什么程度,我才能够尽可能的避免专利法上的纠纷,或者说至少是也能够有很大的可能通过专利局的申请。没错,你有非常强大的预感,感觉都是对的,第一个叫做专利检索,就客户在描上专利律师描述完这个产品的特质之后,专利律师会去做一个检索,说找出有可能对你这个产品造成问题的一些现有的专利。下一步叫做专利侵权分析,也就是我们刚才说来判断,通过文字的专利之前的专利的文字来判断这个产品有没有可能侵权。然后第三阶段是如果侵权,我们来怎么建议客户来改变他的产品,这个叫做design。对,我觉得第三点尤其重要,因为他的目的最后就是能够把市场拓展卖出去,就是为了避免掉之后进行法律的就一旦形成专利的诉讼价格,我相信比咨询会贵出非常多,对,这边还有一个问题是美国有一个恶意侵权的概念,中文翻成恶意,他并不是说maliciously你要侵权,他是爱心,你要是knowingly或者intentionally侵权,就有可能造成三倍的赔偿金额惩罚性。但如果你之前咨询过律师给你出过一个意见就是说你现在是freedom,you have the freedom to operate f t o opinion。你就不会吃到三倍赔偿的判决,这是你已经请过律师做出过这么一个鉴定,就是说哪怕鉴定最后比如说不准,比如说律师由于某种原因专业性不够强,或者考虑的不够全面,或者忽略掉了某一个检索的方面,这个是错的,因为你已经主动的有意向性的去进行了这么一个防止maliciously去恶意侵权的这么一个一个行为,所以你一定不会知道三倍的赔偿金顶多就是一个专利侵权的这么一个概念,表示你主动的在去寻求这方面的咨询,就是说而不是说我看到这个很多中国厂商我们接触到就知道存着非常大的侥幸心理,就是说我知道有这么一个专利,但是人家不一定会告我。对了,是抱着这种心态来做产品的话,最后多半是会被搞。我有两个问题,一个问题就是假设我确实就是想走正规的路子,当然我也有一个通过仿制改进再申请新的专利,比如说再到美国来卖,这个也是任何一个国家或者任何一个行业发展,基本上都是遵循着这么一条规律。这个过程如果我们请专利律师介入进行专利的研究,以及一些 design的这么一个分析报告,它的成本大概是在多少?因为我们说做生意的商人,基本上我们是要考虑讲究成本的,还是说成本不固定的,根据产品不一样,比如说椅子和非常复杂的按摩的椅子和普通坐的椅子,他们可能就是在做这方面的研究上面的成本就不一样。第二个问题就是因为你刚才也提到很多人有侥幸心理,对吧?我们就想聊聊,就是说现在在美国有商家或者是其他的商家有什么手段能够快速的检测到这些专利的侵犯,因为侥幸心理一定是说他觉得说很可能找不到我的东西是吧?卖的不好或者怎么样是吧?他有什么样的手段来检测,所以第一个问题就是成本是多少?第二个问题就是现在一般大家怎么来找专利侵权的,对。第一个问题涉及到成本,成本是其实跟工作量相关的,而不是跟产品的品质直接相关,但是复杂程度通常决定了我们第一阶段专利检索之后潜在微有威胁的专利数量。比如说你只是一个一把简单的椅子,你可能只收到几万个可能对造成影响的专利。如果是一个功能非常复杂的反重力按摩完了以后带一个火箭助推器的这么一个椅子,可能你完全都找不到一一个跟你相关的在线的专利申请对吧?所以反而是越 elegant越复杂的东西,很可能工作量就越小,反而一开始投入的律师上面的费用会更低,所以你越要仿制,因为越是general其实反而是越卖的越便宜,你通常国内希望代工的也是越来越或者做成品牌的也是越来越复杂的东西,所以可能律师费用不见得是有想象中的那么高。对。一般情况下,如果我们在座的三四个,比如说我们找到了三四个比较危险的专利,我们做一下分析,然后出这么一个 f t o opinion的话,他的成本大概在2万美元,如果是25,000不做研究,万一到了美国譬如说进行售卖,假设不幸涉入到了专利纠纷的官司,那这种通常涉及到的这种费用大概是会到多少呢?我们都不说赔偿,就律师费而言,因为我为什么要这么问呢?有的时候我也跟一些做企业的人在聊美国的税务问题,有的时候假设你的譬如说这笔税不报被税务局给发现了,如果发现之后的罚款没有你去报的那么高,或者是它的就乘以它的发现的概率之后,发现其实还是不报更合算,有的时候大家也会铤而走险,这个也是商业社会中的一个必然规律。我就是想问问,比如说如果说真的在美国发生这个情况,是不是它假设有个概率,假设有一半的概率不会被发现,那一半的概率会被发现,是不是?就是说如果万一被发现4~5万美元就可以解决这个问题?这个问题是这样子的,取决于你们我们先讲一下后果。那专利发现侵权的后果,第一有可能是亚马逊被下架,第二是你的银行账户要被冻结,第三是要你作出赔偿,对吧?然后赔偿是不是按单件,比如说一件55分钱这么算对吧?他有计算赔偿合同计算方式,有他的最终目的是让专利持有方得到足够的补偿,对吧?所以有一种赔偿的计算方式是来计算专利拥有方损失的利润,这个就没底了,对吧?他损失的利润,这不是由他某种程度上由他说了算,对吧?这5万美元挡得住吗?我自己想一想,我也觉得考虑到这种这种潜在的可能的风险,2~3万美元好像也不是一个特别,因为如果你产生的利润,就是你把这个产品做出来,重新仿制出来,做了一些改变到美国来买,如果你的收回的成本就收回的收益,如果跟2~3万美元是在一个数量级上的,其实做的必要性也不是很大,对吧?所以留出一个百分之比10%还小的一个东西来作为一个法律上的保护,我觉得如果我自己是这么一个一个做企业的人,我应该是会考虑那没错没错。第二个问题是这个人,第二个问题就是你刚才说很多人会有侥幸心理,你觉得说他把一模一样的东西做完放到亚马逊,咱们就说亚马逊好了,上面来卖,他不见得会被就是拥有专利的这个人发现,他觉得说这个概率不见得高,因为我肉眼去看他也不见得能搜得到。我不知道现在在亚马逊上大家是用什么方式去假设我有一个专利,我做了这个椅子,反重力椅子,我想看看有谁侵犯我的专利,我有什么好办法吗?容不容易发现?对。其实有一些有一些律所就是靠这个来维生的,他是倒过来干的就是说他先找亚马逊的爆款,发现哪个产品是爆款,然后反过来去找,会对这个爆款造成侵权的专利,然后他去联系这个专利的所有人说我们能不能represent you,我们能不能带领你去帮你去打掉这些侵犯你专利的这些产品,它是不是不收钱?这种律所是不是不收钱,就是说打回来的收益,我从中抽取一部分就行了。如果我是拥有专利的人,他主动来找我跟我讲说我能不能代表,反正你也不用管什么事情,就是回头打赢了,我给你分一笔钱给你,你就白赚。对。如果说你做了这个产品,希望它在亚马逊上能够卖的好,你一定要注意专利上的保护,因为肯定会被这种律所盯上的。如果说卖的不怎么样,是不是也就没什么事情了,不卖的不怎么样,换我们回到专利侵权的几个后果,第一个是下架,对吧?你如果卖得不怎么样,下载就下架了,可是他卖的不怎么样,没被人发现的概率有没有?也。这个很难讲概率,但是你要不过卖的不怎么样,也就违反了他当年出海的初衷,也没有什么卖的不怎么样。然后他下架的一个下架是一个可能,他另外一个可能是分你的电,你这产品卖的不怎么样,你连累了整个产品的整个商铺都会被封掉,它潜在的风险可能大,就是说你卖的不怎么样,当然如果一你没被发现,那是你运气好,可是那也是因为你卖的实在不怎么样,没赚多少,那就没什么意义讨论。但是你万一被人发现,还有可能连累你卖的好的那些个产品,它是下架整个店铺,不是下架某个商品是吧?对,还有一个后果是冻结你的银行账户,你的银行账户一共转卖没赚几毛钱,然后整个银行账户被冻结了。我不是很很冤对吧?可以的,我觉得这个地方就挺清晰了。因为也有人主动帮你有律所主动帮你去帮拥有专利的人去找,这个也是我觉得在美国好像是一个挺流行的模式,就跟交通肇事人身伤害一样,就但凡出个车祸就有律师找上门来说,你啥都不用管,我去帮你打官司,如果你没钱的话,然后完了给你,你换我是专利的用人,我一定也是愿意接受,因为我啥都不操心。对,我也不用付律师费。我明白了。谢谢李律师,今天我觉得对于出海企业在硬件方面的专利的申请,我们做了一些基本问题的解答,如果之后有更多的硬件方面的专利申请的,我们可以在下期的跟你互动的过程中接着来聊,大家有什么问题也可以我们提问,然后我们之后也会帮你问律师,甚至是邀请你来直接问律师,对。这里是一分钟美国法律帮助问律师系列,我是胖子,我们邀请到了资深律师专利律师叶律师,谢谢律师。不客气。好。
叶俊 律师
@GETECH Law LLC
叶俊律师毕业于中国科学技术大学少年班电子工程专业。本科毕业之后在国内作为工程师工作多年。技术领域涉及半导体电路,太阳能电池,激光产业等。2012年他在美国专利法排名前10的富兰克林皮尔斯法学院取得法学博士学位并开始在美国华盛顿特区执业。在专利申请和管理方面,叶俊律师有着丰富的经验,并擅长在跨国领域与不同国家的政府主管机构为客户交涉。迄今为止,叶俊律师曾经负责起草过高智,高通,万事达卡,三菱电机,寒武纪等世界著名公司的专利。相关技术领域包括通信系统(UMTS, 4G LTE, 5G)、商业模式、电动车辆、汽车、虚拟现实/增强现实光学设备、汽车、NFC系统、RFID系统、无线电科技、机械装置等等。尤其在通信系统方面,叶俊律师曾经为高通公司撰写过数百个专利申请,包括了4G和5G无线通信系统的标准必要专利(Standard Essential Patents)。 在专利诉讼方面,叶俊律师代表了众多中国出海企业。不论是司法途径还是其他争端争议解决途径,叶俊律师都成功的维护了中国出海企业在美国的各方面利益,在中国企业不熟悉美国法律的时候,最大程度的保护了中国企业的知识产权。 叶俊律师在跨境投资交易方面亦有着丰富的经验,包括帮助美国的初创企业进行股权架构设计和知识产权管理和帮助中国的投资方进行融资交易结构设计和起草各类法律合同。同时他也帮助投资方和初创企业找到更好的对接方,进而更加迅速的成长。 在其他法律方面,叶俊律师还参与过美国商务部的反倾销调查和帮助被FBI诬陷的旅美科学家(陈霞芬和郗小星)进行诉讼。